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你申请续案的那一刻,就等于承认了自己在"重复授权"

公众号:拓扑科创

公众号:拓扑科创 作者:马肃讲科创 发布日期:2026-04-04 发布地:广西 原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/48pY0_rMimd6lZEa8aXkiw ---

在美国申请专利,有一件事你可能一直没意识到:当你在母案基础上提交一份续案申请,审查员还没开口,你就已经先"承认"了一个问题。

先搞懂两个词:续案和重复授权

在美国专利制度里,有一个叫"续案"的制度。简单说就是,申请人基于一件已经提交的母案,可以在授权之前或放弃之前,再提交一份新的申请。这份新申请的说明书和附图与母案基本一致,优先权日也和母案相同。

续案的好处是,你可以调整权利要求、争取更宽的保护范围,而不失去母案的申请日。听起来很合理,对吗?

但问题在于,专利制度里还有一个叫"重复授权"的规则。

"重复授权"在美国分为两种。法定重复授权考察的是权利要求是否完全相同——如果一个专利说"红色的杯子",另一个说"红色的杯子",那就叫重复授权。而另一种叫非法定重复授权,也叫显而易见型重复授权,它考察的是权利要求是否相似——如果一个专利说"红色的杯子",另一个说"蓝色的杯子",而蓝色在红色基础上是显而易见的改动,那也会构成重复授权。

禁止重复授权的背后,有一个清晰的公共政策:专利到期后,公众不仅应该能够自由使用专利中要求保护的技术,还应该能够使用那些显而易见的改动或变体。如果你的两件专利一个保护红色杯子,一个保护显而易见的蓝色杯子,而且蓝色杯子的专利到期日更晚,那就等于变相延长了保护期,这对公众不公平。

一个简单的场景

假设你发明了一种"红色小配件",获得了专利。后来你觉得"蓝色小配件"也不错,就提交了一份续案申请,要求保护蓝色小配件。母案的专利到期日假设是2035年,续案因为申请日相同,理论上也应该在2035年到期。

但问题来了:如果母案在审查过程中因为美国专利商标局的延迟,获得了几年的专利期调整(PTA),到期日变成了2038年;而续案顺利通过,没有PTA,到期日仍然是2035年。这时候,红色配件的专利比蓝色配件多保护了三年。

然而,蓝色是红色的显而易见的变体。你通过续案拿到了蓝色配件的专利,它的保护期比红色还短?不,实际上蓝色配件的到期日是2035年,红色配件的到期日是2038年。这意味着,红色配件的保护期反而比它的显而易见变体还长。这在法律上是不被允许的——审查员会直接指出重复授权的问题。

为什么"提交续案"本身就是一种承认

很多人可能觉得,重复授权是审查员的事,等他们指出来再处理就行。但:提交续案申请本身,就构成了对显而易见型重复授权的"隐含承认"。

这个结论来自三个层面的支撑。

第一是法律层面。美国专利法第101条规定,申请人"可以为一项发明获得一项专利"。这里的措辞是"一项",不是"多项"。联邦巡回上诉法院在2023年的In re Cellect案中明确说:"ODP的一个关键目的是防止发明人通过保护范围不可区分的权利要求,获得第二件、更晚到期的专利。"在In re Lonardo案(1997年)中也指出:"第101条只允许为一项发明获得一项专利。"也就是说,你从母案衍生出来的续案专利,从法律角度来说,不是法律意义上的"一项新专利",而是母案的延伸,天然受制于ODP规则。

第二是先例层面。过去25年多,联邦巡回上诉法院一直依据ODP背后的公共政策,判定那些被挑战的续案专利相对于母案无效。这不是新规则,而是长期存在的司法立场。

第三是安全港的问题。美国专利法第121条为分案申请提供了一个"安全港"保护,在某些条件下可以免于重复授权的挑战。但这项保护只限于分案,不适用于续案。你提交的是续案而不是分案,所以享受不到这个保护。

简而言之,法律基础、司法先例、制度保障三个角度都指向同一个结论:提交续案的那一刻,就等于承认了ODP的存在。

那怎么办?

如果你确实需要提交续案,又不想因为重复授权被驳回,最常见的方法就是提交一份"期末放弃"声明。所谓期末放弃,就是你同意让续案专利的到期日不晚于母案专利,放弃超出的那部分保护期。这样做虽然牺牲了一部分保护期限,但能让你的申请继续往前走。

不过,提交期末放弃本身也有一个隐含的后果:当你提交这份声明时,就等于进一步承认了你的续案权利要求与母案"不可专利地区分"——也就是公开承认了重复授权确实存在。目前美国专利商标局在审查中并没有特别强调这个"承认"的后果,但2024年USPTO曾经试图修改规则,要求提交期末放弃的专利权人承担额外的义务,虽然这项规则最终被撤回,但它传递的信号是清晰的:专利局越来越关注重复授权问题。

如果你同时在中国和美国申请专利,需要注意两国在重复授权制度上的差异。中国的重复授权主要考察权利要求是否完全相同,对于"显而易见的变体"这一类情况并没有像美国那样严格的规定。美国ODP规则的核心关切是防止申请人通过续案制度不当延长专利保护期,这个逻辑在中国目前还没有完全对应的制度。

但中国有"一案两报"(同一申请人同日申请发明和实用新型)的规则,以及禁止相同发明重复授权的规定。如果你的同一个技术方案同时向两国提交申请,在美国触发ODP的风险需要提前评估,不能简单套用中国的经验。

最后说一句:专利策略从来不是"做不做"的问题,而是"怎么做得更聪明"的问题。理解规则背后的逻辑,才能避免在无意中给自己挖坑。